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Tener un abogado que redacte un acuerdo de licencia, o un experto en licencias para negociar un acuerdo de licencia, de principio a fin es obviamente la mejor manera de proceder. Pero siempre habrá algunos que elijan proceder por su cuenta para negociar un acuerdo de licencia y / o proyectos de un acuerdo. Esto sin duda puede ser peligroso, pero a veces no hay alternativa dadas las limitaciones financieras. Ya sea que vas a representarte a ti mismo o a trabajar con un abogado es un esfuerzo que vale la pena, participar en algún pensamiento estratégico, que necesariamente debe ser el precursor de cualquier acuerdo firmado. En primer lugar, cuando te embarcas en un camino de licencias es absolutamente esencial que dejes de pensar en términos de una plantilla de certificado y empezar a pensar en términos de las cláusulas de una licencia. Los abogados se encogen de hombros cuando escuchan a alguien preguntar por un contrato o una plantilla de licencia. La razón de esto es que cada situación es diferente. Sí, hay cláusulas estándar que necesitan estar allí, pero una licencia es sólo un acuerdo entre las partes que firman el documento y entran en una relación de negocios. Como resultado, la licencia tiene que recordar a lo que tu empresa y la otra parte tienen o va a estar de acuerdo para seguir adelante. No obstante lo dicho anteriormente, cuando la mayoría de los abogados redactan un acuerdo de licencia que se iniciará con las cláusulas de otros acuerdos y modificarlos para adaptarse a la situación y los deseos de las partes en particular. Así que sólo porque quieres un contrato por encargo que realmente capture el acuerdo que hayas alcanzado, no significa que no se puede iniciar con algunas disposiciones básicas y modificarlas según sea necesario. El mejor lugar para empezar a buscar acuerdos de licencia de muestra está en una biblioteca de derecho. Esto es así porque las licencias y contratos muy útiles están en los libros que utilizan los abogados también son extremadamente caros para comprar, a veces cuestan tanto como $ 700000 pesos. Pero no te preocupes, puede que te sorprenda saber que las bibliotecas de derecho son abundantes. Muchas casas de tribunales tienen al menos una modesta biblioteca, y todas las escuelas de derecho tienen extensas bibliotecas, lo cual es un requisito para la aprobación de una licencia básica. Esto es el Santo Grial o certificación de las facultades de derecho por lo que si se puede obtener acceso a una biblioteca de la escuela de derecho está todo listo. Incluso una biblioteca equipada con modestia podría ser suficiente en la búsqueda de acuerdos de licencia de muestra, pero es bueno llamar con antelación para ver si tienen lo que necesitas. Las escuelas de derecho sin duda tendrán lo que necesitas, pero de nuevo, llamar con antelación es recomendable. Algunas escuelas de leyes no permiten que los miembros del público en general usen la biblioteca. Lo que se necesita es una enciclopedia de formas. West tiene un conjunto de enciclopedias llamada Formas jurídicas de West. En la segunda edición está el Volumen 25, que se refiere a las patentes (Existen un buen número de licencias de ejemplo en el libro de West. Si encuentras una biblioteca que tiene una buena sección de propiedad intelectual (que está llegando a ser más fácil dado el crecimiento de este campo de la práctica) habrá varias enciclopedias más pequeñas dedicadas a la concesión de licencias de patentes, como Milgram sobre licencias. En la mayoría de los libros de las bibliotecas los libros de formularios estarán en un lugar y los libros de PI en otra ubicación, por lo que asegúrate de comprobar en ambos lugares. También hay algunos libros decentes sobre acuerdos de licencia que puedes obtener de tu librería local, pero estos libros no tienen la cantidad de información y muestras que tendría una enciclopedia. Por supuesto, también se pueden encontrar algunos modelos de contrato en línea. Algunos de los mejores ejemplos en línea podrían provenir de universidades. Una gran cantidad de universidades tienen acuerdos de muestra en línea. Estos acuerdos, sin embargo, pueden no ser adecuados para cada situación. Con frecuencia las universidades están concediendo licencias de tecnologías en fase inicial, a veces incluso antes de que se haya obtenido una patente, y muchas veces antes de que se haya solicitado una patente. También hay una serie de lugares en Internet donde se puede obtener acuerdos de formulario, o incluso crear un acuerdo cuasi-original por ti mismo. Recuerda que, a medida que construyes tu borrador de licencia, o una lista de deseos de términos para llevar a tu abogado o profesional de la concesión de licencias, por lo general no quieres copiar cualquier forma individual. Si vas a hacer esto por ti mismo es probable que desees consultar muchos de los recursos antes mencionados como sea posible. A través de los ejemplos puedes obtener y recoger las cláusulas (o párrafos) que parecen adaptarse a tus necesidades y preferencias. Antes de proceder, una palabra de precaución. Incluso si vas a crear tu propio contrato de licencia deberías conseguir un abogado que se especialice en contratos, en particular en acuerdos de transferencia de tecnología, y mirar por encima sólo para asegurarse de que no haya cometido errores flagrantes. Algunas consideraciones En cuanto a lo que hay que poner en un acuerdo de licencia, hay un montón de cosas que hacer, pero definitivamente prestar especial atención a cómo se pagarán las regalías. Después de todo, esa es la razón principal de la patente o por la que el inventor quiere entrar en un acuerdo de este tipo en primer lugar. Es posible que desees considerar algún tipo de pago por adelantado garantizado para asegurar que se obtiene al menos algo. Esto puede parecer demasiado pesimista, pero es el trabajo de cualquier abogado la negociación o la elaboración de una licencia para asumir que las cosas van a ir mal. El acuerdo nunca puede contemplar todo pero, en relación con el pago, necesita protección. Qué pasa si la persona con licencia está pagando un porcentaje determinado de las ventas, pero luego decide ofrecer su producto de forma gratuita, o como un complemento a una venta, como es común en la comercialización directa de la TV? Si el producto se utiliza como un "vamos" y entregado de forma gratuita, incluso el 100% de $ 0 es aún 0 $. Por eso algún tipo de pago mínimo puede ser muy beneficioso. Por supuesto, no siempre se puede obtener la licencia de acuerdo a un pago mínimo o un pago por adelantado garantizado. Así que la primera y más importante que cualquier persona te puede decir acerca de la negociación es que es de vital importancia entender la situación. Si realmente quieres hacer un acuerdo y el acuerdo general es lo suficientemente bueno no debes que dejar un término aquí o allá te impida firmar. Por otro lado, si el acuerdo general no es lo suficientemente bueno entonces no deberías firmarlo. Puede ser difícil decidir, aún más difícil cuando eres el inventor porque como inventor con frecuencia tienes una visión distorsionada de lo que la invención vale. Todo el mundo necesita hacer dinero para que el acuerdo valga la pena. Ser razonable pero firme puede ser un desafío incluso en las mejores circunstancias en las que no se invierte emocionalmente en la negociación. Otra consideración importante es el pago siguiente: qué significa la frase "porcentaje de las ventas"? Los contadores tienen todo tipo de términos que pueden utilizar para confundirnos, aunque no a propósito. Ten en cuenta si el canon se pagará sobre los beneficios o ingresos netos. Los ingresos netos se calculan normalmente como la cantidad total de una venta menos los costos de transacción asociados a la venta, pero asegúrate de leer la sección de definición de cualquier licencia antes de firmar. En términos de beneficios, es muy fácil desde el punto de vista contable barrer todo tipo de gastos en la ecuación para mostrar menos beneficios. De hecho, los contadores a lo largo de los años he visto como con maestría demuestran que algo que nadie en su derecho podría considerar sino rentable realmente produce una pérdida. Eso es bueno cuando llega el momento de pagar impuestos, pero no es bueno para ti, depende del licenciante en maximizar el número que se obtiene a partir de un porcentaje. Con esto en mente, muchas veces será mejor aceptar una regalía menor sobre los ingresos netos que una regalía mayor sobre los beneficios. También es más fácil desde una perspectiva contable apenas utilizar los ingresos netos. También es una buena idea incluir una cláusula que permita una cierta forma de rendición de cuentas, lo que te permitirá acceder a los registros financieros para verificar el cumplimiento de los requisitos de regalías. Por supuesto, también deseas claras las fechas de vencimiento de los pagos y multas probables. Además de los términos financieros antes mencionados, también se debe considerar la inclusión de los siguientes, en cualquier acuerdo de licencia: Tipo de licencia: Qué tipo de licencia es la que quieres dar a la persona con licencia? Existen principalmente tres opciones: (1) una licencia exclusiva; (2) una licencia no exclusiva; o (3) una licencia única. Una licencia exclusiva es aquella en la que, básicamente, se efectúa la transferencia de todos los derechos para fabricar, usar, vender e importar a una sola entidad. Con una licencia no exclusiva se transfieren los derechos de hacer, usar, vender e importar, pero también se reserva el derecho a conceder licencias a otros; Así, la licencia no exclusiva se caracteriza con frecuencia meramente como un permiso o un pacto de no demandar. Una licencia única por lo general permite tanto al titular de la patente como al licenciatario de explotar la invención objeto de la patente, por lo que cae entre una licencia exclusiva y licencia no exclusiva, en términos de los derechos transmitidos. En términos generales, mientras más derechos se dan al licenciatario más alto se puede esperar que sus pagos sean. Para muchos inventores hay poco margen de negociación, sobre todo si quieres un gran distribuidor o fabricante para licenciar tu patente. Ellos tienen las cartas, tienen la cadena de distribución que deseas y es casi seguro que dictan la mayoría (o todos) los términos. Duración de la licencia: Cuánto tiempo deseas que la licencia dure? Antes de decir "el mayor tiempo posible," considera la posibilidad real de que las ventas no cumplan con las expectativas, lo que significa que sus pagos podrían ser un poco más bajos de lo previsto. Mientras que muchos no lo ven de esta manera, la realidad es que una patente tiene una duración corta, y para muchos productos en el mercado la vida media más corta será más corta que toda la duración de la patente. Para algunos productos (juguetes) la vida del producto puede durar 1 o quizás 2 años. La última cosa que quieres es encerrarte en un bajo rendimiento después de patentar y comercializar cuando otras opciones podrían resultar más lucrativas. Con esto en mente, es posible que tengas la licencia de una duración de un período inicial y renovable, o tienes la licencia que termina en las ventas que no alcanzan un umbral determinado o que disminuyen. Tener un pago mínimo en estos casos es algo menos importante, pero no irrelevante. Patentes y secretos comerciales: antes era más difícil obtener una licencia sin una patente concedida, y algunas empresas todavía se adhieren más estrictamente a los requisitos para una patente que ya se emitió antes de la concesión de licencias. Muchas empresas, sin embargo, considerarás la aprobación de una solicitud de patente en trámite. Pero, qué ocurre si INAPI se niega a otorgar una patente? Se evapora el contrato de licencia? Incluso si nunca obtienes una patente todavía una licencia otorga al licenciatario algo de valor, como lo demuestra su voluntad de pagar una regalía. La información que se da a conocer, que no tenías que revelar, probablemente fue protegido como secreto comercial, lo que puede ser muy valioso. Por lo tanto, realmente deseas asegurarse de que cualquier acuerdo se refiere tanto a las patentes como a los secretos comerciales. Aunque no se puede cobrar una licencia de patente cuando expire la patente todavía se puede mantener con la recogida de una licencia de secreto comercial. Concesión de licencia de la solicitud de patente: Cuando obtienes licencia para una solicitud de patente se mantiene la incertidumbre acerca de si una patente será obtenida. Cada vez más empresas están dispuestas a entrar en acuerdos de licencia con sólo una solicitud de patente en trámite, a veces incluso sin solicitud. Todo depende de lo mucho que les gusta la invención. No esperes que la imagen sea la misma con sólo una solicitud de patente en trámite. Sin saber si los derechos exclusivos serán siempre un tema, o si los derechos exclusivos que están en cuestión serán comercialmente útiles para proteger la invención, un licenciatario es probable que desee pagar menos, quizás un poco menos, mientras que sólo tienes una patente pendiente. No hay nada malo en tener la tasa de regalías escalar cuando una patente presenta problemas. Derecho de sub-licencia: Si el licenciatario tiene el derecho de sub-licencia es que están en condiciones de brindar a otros usuarios el permiso para utilizar tu patente / invención. Con los procedimientos contables adecuados en el lugar esto probablemente no es muy problemático en el caso de una licencia exclusiva. Lo único que quieres es recibir el pago de la tarifa acordada por cada venta. Pero las sub-licencias o incluso las subsidiarias de licencias en el caso de una licencia no exclusiva o licencia única pueden ser más preocupantes. Lo que deseas es asegurarte de que sabes que será o que podrían conseguir derechos y cómo se les paga. Si estás entrando en una licencia única y esperando solamente que tú y otra empresa en el mercado reciban beneficios puede que no desees sublicenciatarios o la canibalización de la cuota de mercado. Resolución de disputas: En este punto este tipo de cláusulas es probable que sea el estándar en la mayoría de cada contrato o licencia, pero deseas tener en cuenta lo que sucede si todo va mal y hay un desacuerdo acerca de los términos del mandato de acuerdo. Quieres litigar? Si deseas litigar dónde quieres litigar? Prefieres arbitraje en lugar de litigio? El arbitraje puede ser mucho más rápido, mucho menos costoso, pero en gran parte no te da ningún derecho a apelar una decisión adversa. La discusión anterior de las consideraciones financieras y no financieras relacionadas no pretende ser exhaustiva, pero debe darte una idea acerca de, por lo menos, algunos términos importantes para cualquier acuerdo de licencia desde la perspectiva titular / inventor.