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Registro de patentes de diseño en China Las patentes de diseño se han tomado la atención en noticias últimamente. El verano pasado, el veredicto de Apple de $ 1.05 millones de dólares contra Samsung se hizo famoso, en parte, en el descubrimiento de que Samsung habría infringido diseños del vidrio redondeado rectángular y de borde a borde de Apple. Desde entonces, Yamaha, Thule, Oakley, Nike y Spanx, por nombrar sólo unos pocos, han litigado en los EE.UU. sobre el diseño de los auriculares, bastidores de esquí, gafas de sol, calzado y la ropa interior de las mujeres. Y apenas el mes pasado, el ex jefe de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, David Kappos, publicó un artículo que describe el diseño como "la nueva frontera de la propiedad intelectual". Nada ha cambiado de manera fundamental sobre la naturaleza de las patentes de diseño. La primera patente de diseño estadounidense fue concedida en 1842. La estatua de la libertad, la botella de Coca-Cola, El Volkswagen Beatle y el personaje de Yoda de la saga Star Wars, están protegidos por patentes de diseño. Las patentes de diseño han jugado un papel importante en las industrias de electrónica de consumo, automoción, ropa, joyas, envases, entre otras. Sin embargo, el diseño industrial se está convirtiendo cada vez más importante, tal como explica el Sr. Kappos, porque la funcionalidad creciente de los dispositivos hechos por el hombre trae consigo el aumento de la complejidad, por lo que las empresas innovadoras están en constante búsqueda de diseños superiores, que contengan una convergencia de forma y función que ayude a hacer simple lo complejo y establecer sus compañías separadas; y la protección de estos diseños es crítica. Mientras que la explicación parece razonable, en China existen factores adicionales y (como siempre) la imagen es compleja e incierta, pero es perfectamente claro que las empresas que hacen negocios en China, desde la fabricación hasta la venta, deben considerar seriamente las funciones de las patentes de diseño que pueden jugar con respecto a la protección de la marca: la falsificación y las prácticas de negocios sin escrúpulos. Explosión de Patentes Para empezar, hay que señalar que China es quien genera la mayor cantidad de subvenciones de patentes de diseño que cualquier otra jurisdicción. Según las estadísticas de la OMPI, la Oficina de Patentes de Japón condujo el mundo en aplicaciones de patentes de diseño desde la década de 1950 hasta la década de 1990; la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea y la de Estados Unidos han mostrado una tendencia constante al alza; pero a partir de alrededor de 2000, el número de aplicaciones de diseño presentadas en China se ha disparado, por lo que la Oficina de Propiedad Intelectual de China (SIPO) emite ahora más patentes de diseño que los próximos veinte oficinas combinadas y diez veces el volumen de la oficina Estadounidense. La mayoría de todas las patentes de diseño en China se conceden a los solicitantes nacionales. Sin duda que es debido, en parte, a los programas de innovación nativos de China que ofrecen bonos en efectivo y otros incentivos financieros para el registro de patentes y se ha culpado de recompensar la cantidad a expensas de la calidad. Pero tal vez hay más detrás que eso. Más de un tercio de todas las solicitudes de patentes presentadas en China por entidades nacionales son para las patentes de diseño, en comparación con sólo el 10 por ciento de los solicitantes extranjeros. Tal vez los solicitantes chinos tienen mayor confianza que los extranjeros respecto a las patentes de diseño chino, independientemente de su calidad o legitimidad, ya que pueden darles una ventaja. La solicitud de patentes de diseño El alcance de una patente de diseño en China permite la protección de cualquier diseño ornamental, original, para un artículo de fabricación. China aplica un criterio de novedad absoluta y no incluye período de gracia, por lo que el uso previo o publicación en cualquier parte del mundo del diseño lo hará no-patentable. En teoría, no se puede patentar un diseño que no sea más que un agregado de dos o más diseños anteriores o características de diseño y el diseño debe ser estrictamente ornamental, no funcional, aunque los tribunales a veces parecen pasar por alto esos requisitos. A diferencia de los EE.UU., la interfaz gráfica de usuario (GUI) diseñada una de las tres patentes de diseño que se están vulneradas en el caso de Apple / Samsung) no pueden estar protegidas por patentes de diseño en China. Sin embargo, la mayor diferencia entre las patentes de diseño en los EE.UU. y China es que en las patentes de diseño de EE.UU. debe pasar por examen a fondo, incluyendo una revisión de evidencia y de la técnica, pero en China sólo se requiere un examen superficial, lo que se ve en la aplicación si se ha completado correctamente, donde se adjuntan dibujos y el poder de representación. La solicitud debe incluir dibujos o fotografías del diseño, junto con una breve explicación utilizada para interpretar los dibujos o fotos y que indique la parte esencial del diseño. A diferencia de los países de Estados Unidos y otros, en China los dibujos pueden no incluir sombreado o líneas discontinuas para indicar características no esenciales, lo que puede ser prudente para eliminar características no esenciales de los dibujos en la medida posible. Prueba de Violación La prueba de la infracción en los EE.UU., según lo expresado por el Tribunal Supremo y confirmado por el Circuito Federal en el caso Egyptian Goddess vs. Swisa, es si un "observador ordinario" (en oposición a un experto) encuentra aspectos familiarizados con la técnica anterior, deciden respecto al diseño materia de acusación si era el mismo que el diseño patentado. El Circuito Federal también ha explicado, en el caso Contessa Productos Alimentarios vs. Conagra, que las características generales de un producto materia de acusación ??debe ser comparado con el diseño patentado en su conjunto, como se representa en todos los dibujos. La prueba de China es más o menos parecida. Los tribunales investigan si un "consumidor ordinario," familiarizado con la técnica anterior y mirando el diseño patentado en su conjunto, en lugar de centrarse en las diferencias de menor importancia, encontraría los dos diseños confusamente similares”. Es cierto que, incluso en los EE.UU. está involucrada una buena cantidad de subjetividad en la determinación de cuándo hay demasiada similitud (es más un arte que una ciencia) pero, en China el resultado parece especialmente incierto. En un caso, Fiat demandó a la compañía GreatWall Motor por la producción de un auto que tenía un parecido sorprendente con la patente de diseño chino de Fiat. Fiat ya había ganado un veredicto contra Great Wall Motor en Italia, con base en los mismos hechos y una patente de diseño de la UE, cuando la corte italiana encontró que Great Wall Motor esencialmente había copiado el diseño de Fiat y justo sustituido una interfaz diferente en su auto . Los tribunales chinos encontraron otra manera, dictaminando que Great Wall no ha violado la patente, debido a las diferencias de menor importancia que predominaban sobre las similitudes generales. Del mismo modo, en Honda vs. El Consejo Revisor de Patentes, el Tribunal Popular Supremo examinó el Vehículo Deportivo de una empresa china para decidir si se ha infringido la patente de diseño de Honda y encontró que el consumidor ordinario no podría ser confundido por la similitud visual global debido a las diferencias menores entre los dos diseños. Aunque el Laibao SRV se parece mucho a la camioneta Honda CR-V, el tribunal encontró diferencias en los faros y las ventanas laterales, lo que fue suficiente a su criterio para distinguir a los dos diseños. Por otro lado, cuando la fabricante de buses alemana Neoplan demandó a un competidor por infringir su patente de diseño chino, el tribunal de Pekín ha decidido no tener en cuenta las diferencias de menor importancia, la búsqueda de la infracción y la adjudicación de Neoplan de más de $ 3 millones de dólares en daños, sobre la base de similitudes entre los dos diseños globales. Por desgracia para Neoplan, el acusado apeló la decisión y luego logró invalidar la patente basada en Neoplan al haber publicado el diseño en Alemania antes de solicitar la patente en China. Es posible la aplicación de patentes en China? Algunos extranjeros pueden ser reacios a patentar sus diseños en China, por temor a los riesgos de sesgo, la corrupción y la incompetencia que pueden hacer inciertos sus derechos, por lo que los costos probablemente excederán los beneficios. Estos temores no son del todo injustificados, pero el sistema legal de China está mejorando rápidamente y muchas empresas extranjeras han logrado proteger y hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual en China. Motorola, Osram, Sony, Siemens, Kenwood, Bridgestone y Pfizer han ganado todas las demandas de patentes en China. En el caso del diseño descrito anteriormente, Neoplan ganó un veredicto de 3 millones de dólares (a pesar de que fue anulado en la apelación). Apple es una de las muchas empresas que han solicitado protección integral de diseño de la patente en China, incluyendo para el diseño de sus tiendas (también protegida por las patentes de diseño en los EE.UU.). Mientras que las compensaciones por daños tienden a ser más pequeños en China, la infracción de una patente de diseño podría, en teoría, dar lugar a una indemnización por daños más grande en China, al igual que en los EE.UU., debido a que ambos países permiten la recuperación de los beneficios perdidos por violación de una patente de diseño; no sólo las regalías razonables. Una medida cautelar también puede disponerse y, a diferencia de los EE.UU., en China se puede hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual a través de los tribunales o mediante la presentación de una queja ante la oficina administrativa local. Los daños no se disponen a través de la aplicación administrativa, sino que la parte acusada puede ser multada y se le confiscan los bienes infractores. Por supuesto, cuando se busca aligerar la administración local, es especialmente crítico trabajar con un abogado local con experiencia, que sabe que no sólo los procedimientos, en vez de la gente común. Por último, si no registras tus diseños en China hay una buena probabilidad de que una empresa china los tome a voluntad y puedas ser obligado a pagar un peaje por el uso de tu propio diseño. Estados Unidos, Japón y Corea son fabricantes de automóviles que han acusado reiteradamente a las empresas chinas de robar sus diseños, sólo para encontrar ??patentados los diseños por primera vez en China, en algunos casos basados ??en modelos que se venden por primera vez por los acusadores en los EE.UU. (antes de 2009, utilizar el diseño fuera de China no estaba en conflicto con el requisito de novedad de China). O tomemos el caso de Volkswagen y su socio chino First Automobile Works (FAW). Se informó el año pasado que VW estaba investigando si FAW se disponía a utilizar la tecnología robada de VW para fabricar sus vehículos de marca propia, que FAW pretendía exportar a Rusia. O el incidente con el iPhone 5, cuando Apple se prepara para lanzar su producto, pero GooPhone, un fabricante conocido de Hong Kong de imitaciones, afirmó que había patentado el diseño de primera y demandaría a Apple si se atrevía a venderlo en China . Estos son los tipos de casos en los que las empresas extranjeras probablemente lamentan no haber patentado sus diseños antes en China. Conclusión Para la empresa que hace negocios con China, es difícil imaginar una justificación razonable para no buscar la protección de patentes de diseño para la fabricación o venta de productos cuya apariencia general o características particulares tengan diseños innovadores que proporcionen una ventaja competitiva. Debido a la ausencia de exámenes de fondo, el proceso de solicitud es relativamente barato y rápido. Mientras que la duración de la protección es tan sólo 10 años, se están considerando modificaciones a la Ley de Patentes de China donde es probable que aumente el término a 15 años, para hacer que China cumpla con el Acuerdo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (Arreglo de La Haya). En general, es prudente patentar no sólo el diseño general de todo el producto, sino los diseños de características y componentes por separado, con el fin de proteger tanto contra los infractores minuciosos que buscan producir un diseño híbrido como de las empresas que tratan de copiar sólo porciones del diseño para la fabricación de piezas de repuesto ilegítimas. Con el tiempo, será fácil de obtener la protección del diseño en todo el mundo de conformidad con los términos del Acuerdo de La Haya. Los EE.UU. firmaron una ley que debió entrar en vigor sobre el final de 2013, para aplicar el Acuerdo. En China tomará más tiempo, pero ellos también aplicarán el Acuerdo con el tiempo. Cuando llegue ese momento, será posible obtener la protección de patente para un máximo de 100 diseños (en la misma clasificación) en cualquier jurisdicción que sea miembro del Acuerdo, sobre la base de una única solicitud y el pago de los derechos correspondientes.