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China, marcas, patentes y derechos de autor: un tipo diferente de llamada de atención Cómo proteger tu propiedad de las patentes chinas? El principal problema con el debate de la prenda de patentes, sin embargo, es que ignora la situación común donde una empresa extranjera se acopla a una fábrica china para diseñar un nuevo producto sin el beneficio de un acuerdo escrito que indica quién será el relacionado con la PI. A pesar de que la empresa extranjera puede razonablemente pensar que es el verdadero titular de la patente para el nuevo producto, la fábrica puede simplemente pensar razonablemente que es el verdadero propietario. Especialmente cuando a la fábrica no se ha pagado ningún dinero adicional para el diseño de productos. La solución no es para quejarse de que las empresas chinas están tomando ventaja injusta, la solución es actuar como un jugador racional y proteger su propiedad intelectual. Eso significa tener acuerdos adecuados con sus fabricantes y tomar la iniciativa mediante la presentación de patentes de su propio antes de tener cualquier cosa fabricada. China y los contratos de fabricación: Fabricación de equipos originales (FEO), contratos de fabricación (CF) y los arreglos del Diseño Original de Fabricación (DOF). Dentro del proceso de los acuerdos de fabricación entre empresas extranjeras y las empresas chinas, puede decirse que hay tres tipos fundamentales de actividades de fabricación utilizados en China: fabricación de equipos originales (FEO), contrato de fabricación (CF), y el diseño original de fabricación (DOF). A continuación nos centraremos en las cuestiones de propiedad intelectual que pueden surgir cuando se tiene un producto fabricado bajo cada una de estas tres modalidades en China. Tipo 1: fabricación de equipos originales (FEO). En esta disposición, el comprador extranjero compra un producto desde la fábrica china que ya está siendo fabricado por la fábrica china. El comprador luego "empaca" este producto con su propia marca y logotipo. El comprador y la fábrica también pueden estar de acuerdo con ciertos cambios estéticos (color, forma, características añadidas menores) que personalizan aún más el producto para el comprador. La fabricación FEO era el estándar original para la fabricación de encargo en China. Las grandes ferias como la Feria de Cantón se diseñaron para introducir productos de la fábrica china estándar para la compra por los clientes OEM extranjeros. En la disposición FEO clásica, la titularidad de la propiedad intelectual es clara. La fábrica posee la PI en el producto, mientras que el comprador es dueño de la propiedad intelectual en sus marcas y sus logotipos y su embalaje. Es decir, el comprador es dueño de su marca, pero la fábrica posee el producto. La cuestión difícil en un Acuerdo FEO es que quién es el dueño de la propiedad intelectual en los cambios en el producto que implican la personalización para el comprador? En términos de análisis estándar PI, no hay una respuesta clara aquí. Uno de los propósitos de un acuerdo FEO es para aclarar esta cuestión. En pocas palabras, la fábrica por lo general desea hacer uso de la personalización y el comprador querrá evitar esto. Esto puede conducir a negociaciones difíciles con poco concluyentes. Tipo 2: Fabricación de contrato (FC). En esta disposición, el comprador extranjero tiene un diseño de producto completamente desarrollado. Tradicionalmente, este diseño era de un producto que había sido fabricado por el comprador en su país de origen. Más recientemente, el producto es un nuevo diseño que se fabrica por primera vez en China. La fabricación por contrato representa la segunda etapa en la fabricación extranjera en China. En principio, la cuestión de la propiedad del diseño es bastante simple. El comprador extranjero es propietario de todo el período de investigación: el período de investigación en el diseño y la PI en la marca. La fábrica posee nada. Sin embargo, en la práctica real, la división no es tan clara. Esto es especialmente cierto cuando la fábrica está trabajando con un nuevo diseño que no ha sido fabricado previamente en una escala comercial. En esta configuración, la fábrica china a menudo realiza cambios en el diseño del producto durante el curso de la "comercialización" del producto. Quién es el dueño de esos cambios en el diseño? Qué pasa si la fábrica quiere usar esos cambios de diseño en la modificación de los propios productos de la fábrica que se venden en competencia directa con el comprador extranjero? Qué pasa si el comprador extranjero quiere una fábrica diferente para hacer el producto? Se le puede permitir a la otra fábrica hacer uso de los cambios de diseño? Estos son problemas difíciles que surgen en prácticamente todos los proyectos de fabricación por contrato y que sólo pueden resolverse mediante un acuerdo escrito claro. Tipo 3: diseño original de fabricación (DOF). A medida que las fábricas chinas se han vuelto más competentes técnicamente, los compradores extranjeros han comenzado a entrar en acuerdos donde la fábrica china hace algunos o todos los trabajos de diseño para el producto. Hay muchas variaciones en el enfoque DOF. Para esta discusión, vamos a considerar la variante más simple en el que el concepto de diseño y las especificaciones básicas son desarrolladas por el comprador extranjero, mientras que el trabajo de diseño comercial se realiza por la fábrica. De esta forma más fundamental, el comprador extranjero ofrece dibujos y una hoja de especificaciones. La fábrica china hace el resto del trabajo, en consulta con el comprador. En esta configuración, la pregunta obvia es que posee el diseño en el producto resultante? En nuestra experiencia, el comprador extranjero se llevará a la posición que posee el diseño, ya que se le ocurrió la idea original y luego se llevó ese concepto a la fábrica china. Sin embargo, la fábrica china suele tomar la posición contraria, alegando que desde la fábrica hizo todo el ID y comercialización de trabajo, la fábrica posee la propiedad intelectual en el diseño del producto. A menudo, la fábrica china estará de acuerdo para hacer el producto de forma exclusiva para el comprador extranjero, pero el comprador extranjero no tiene el derecho a que el producto hecho por una fábrica tercera. Esta posición puede venir como una sorpresa desagradable para el comprador extranjero, sobre todo cuando la fábrica anuncia que pronto se duplica el precio de la fabricación del producto. Estos problemas pueden ser aún más complejos cuando el producto desarrollado incorpora o se basa en la tecnología que es claramente propiedad de la fábrica. En esta configuración, la fábrica a menudo afirma que el comprador puede ir a cualquier lugar que quiera fabricar la propia parte del comprador del diseño del producto, pero hay una tercera fábrica de las partes que puede hacer uso de la tecnología propietaria de la fábrica de China en el proceso de fabricación. Considera este caso para un comprador extranjero que ha dado tiempo y esfuerzo para desarrollar un diseño de producto sólo para aprender después de un año de que la fábrica china ha decidido dar por terminado el acuerdo de fabricación. Una vez más, la única manera de resolver este problema al confrontarlo con antelación con un acuerdo DOF escrito y detallado que precise una solución a estos problemas y que sea justo para ambas partes. No hay una respuesta simple y de efecto legal a ninguna de estas cuestiones difíciles. O, más bien, el valor por defecto legal favorece la posición de la fábrica china. En ausencia de un acuerdo claro sobre cómo proceder, el comprador extranjero perderá prácticamente cada vez. Como se puede ver, incluso para la disposición más básica FEO, una orden de compra simple no es suficiente. En cada tipo de relación de fabricación en China, se requiere un acuerdo formal. En ausencia de tal acuerdo, la ambigüedad de la situación siempre favorecerá a la fábrica que está haciendo la fabricación. Así que olvídate de las OP y únete al mundo real, donde los acuerdos redactados con claridad (en chino) son una práctica normal. Los contratos de fabricación china, Disposiciones FOD Como ya se ha mencionado anteriormente, la fabricación original de Desarrollo (FOD) se ha vuelto muy común en China. Shenzhen, en particular, se ha convertido en el lugar” para empresas de nueva creación con un concepto de producto innovador, pero sin instalaciones de fabricación. Para la producción de bajo volumen de hardware y Internet de los objetos productos (IOT), China se ha convertido prácticamente la única fuente para la producción. La forma más común de FOD para la creación de empresas extranjeras en China es algún tipo de co-desarrollo. Este es un cambio importante de la antigua práctica estándar en Asia. En los viejos tiempos, las entidades estadounidenses fueron a Taiwán, Hong Kong, Japón o Corea por su trabajo de desarrollo. Bajo este modelo, la entidad extranjera pagaba por el desarrollo y el producto final era entregado a la entidad extranjera como un entregable sin ningún compromiso. La propiedad de PI era clara: la entidad extranjera ha pagado la tasa y la entidad extranjera tiene el 100% de la propiedad del producto. Con el punto de vista de codesarrollo que ahora es casi universal en China, el enfoque es bastante diferente. Hay dos tipos básicos de co-desarrollo en China. En el enfoque de "nuevo producto", una entidad extranjera se aproxima a una fábrica china con una idea para un nuevo producto. Sin embargo, la entidad extranjera por lo general tiene sólo el esbozo para el nuevo producto: a menudo no más de dibujos sencillos y una hoja de especificaciones. A continuación se pide la fábrica china que desarrolle ese producto con la suposición implícita de que a menudo la fábrica va a fabricar el producto cuando el desarrollo se ha completado. En el "enfoque de complemento", la fábrica ya cuenta con su propia tecnología patentada. La entidad extranjera a continuación, se acopla a la fábrica china para producir un nuevo producto basado en la tecnología de la base de propiedad de la fábrica. Los problemas que surgen en el marco del nuevo modelo de co-desarrollo son muy diferentes de la ex modelo de desarrollo "recto". Ninguno de los problemas son fáciles de resolver, y las alternativas son muy complejas. Debido a la dificultad, muchas entidades extranjeras tratan de esconder su cabeza en la arena y simplemente ignorar los problemas. Esto es un error. No tiene sentido hacer todo el desarrollo de producto si, al final, otra persona (la fábrica china) o bien posee los derechos de "tu" producto o monopoliza el derecho a fabricarlo. Las cuestiones básicas a tener en cuenta en un proyecto de codesarrollo chino son las siguientes: 1. Puede la parte china hacer el trabajo de desarrollo a sus propias expensas o vas a pagarle por el trabajo de desarrollo? Esta es la primera decisión crítica. Ten en cuenta que si la parte china lo hace por su propia cuenta, tendrás muy poca capacidad de controlar el proceso de desarrollo. Hay varias maneras en que las empresas chinas se ocupan de este problema. Algunas empresas chinas harán el trabajo de desarrollo en su propio coste en el supuesto de que estés obligado a utilizarlos para la fabricación. Algunas compañías chinas tendrán que pagar los costes de desarrollo desde el principio, pero luego te cobrarán mediante la aplicación de algún tipo de cuota para sus compras iniciales. Una vez más, esto supone que estás obligado a utilizarlos para la fabricación. Algunas empresas chinas van a cobrar una tarifa por el trabajo de desarrollo. A menudo esto es una cuota parcial y la empresa china, se cargará el resto mediante la aplicación de algún tipo de cuota para sus compras. Por ejemplo, si el coste total de desarrollo es de alrededor de 150.000 $, la fábrica china cobra una cantidad por adelantado $ 50.000 y luego amortiza los restantes $ 100.000 durante un período de dos años. Si no pagas la cantidad total durante este periodo, la fábrica china esperará que pagues el resto en una suma global al final del período de dos años. Ten en cuenta que en todas estas alternativas es necesario asumir que el comprador extranjero utilizará la fábrica china para fabricar el producto. 2. Cuál es el calendario para el trabajo de desarrollo de productos? Qué pasa si, como es normal, la parte china no cumple con el calendario? Este problema no se debe subestimar. En nuestra experiencia, la fábrica china casi nunca completa la producción dentro del período de tiempo requerido. Asimismo, no es raro que la fábrica china nunca tenga éxito en el desarrollo de un producto aceptable. 3. Cuál es el objetivo final de precios para el producto? Si la parte china tiene éxito en la fabricación de un producto viable, pero el precio es el triple de lo que necesita para vender de forma viable, eso no constituye el éxito. A veces, el precio más alto se debe a que la fábrica china era poco realista en su estimación inicial o aceptó un precio poco realista del comprador extranjero sólo para mantener el trabajo lejos de un competidor. En otros casos, la fábrica china será pondrá intencionalmente el precio absurdamente alto simplemente para ahuyentar al comprador extranjero, para que el comprador pueda hacer el producto por sí mismo. 4. Cuáles son exactamente los "entregables" y cuál es el proceso para determinar si los productos satisfagan tus objetivos? A menudo, la "entrega" no es más que un prototipo de trabajo. Sin embargo, un solo prototipo no se puede considerar la propiedad del comprador extranjero. Así que cuando un prototipo es la única entrega, el comprador extranjero ha adquirido, de hecho nada de valor que no sea tal vez un compromiso por parte de la fábrica china para fabricar consistente con ese prototipo. 5. Los moldes y herramientas suelen ser de importancia crítica en el desarrollo de un nuevo producto. Con respecto a los moldes, es necesario considerar lo siguiente: Quién se encargará de diseñar y fabricar los moldes y herramientas? Quién pagará por los moldes y herramientas y en qué horario? Quién es el dueño de los moldes y herramientas? Si deseas mover los moldes y herramientas (no la propiedad intelectual para el producto, sólo los moldes y herramientas) a una nueva fábrica, tienes derecho a hacer eso? A menudo, las fábricas chinas van a decir: sí, puedes mover los moldes y herramientas, pero tienes que pagar una cuota. En otros casos, los chinos reclaman la propiedad de ciertos moldes y herramientas que están conectados directamente a lo que ellos creen es su propia PI. Decidir qué categoría encaja en lo que puede ser muy complejo. A pesar de estos cinco temas son normalmente difíciles de resolver, son en realidad la parte más fácil del proceso. La cuestión más difícil es con respecto a la propiedad intelectual en el producto. Habiendo determinado que la fábrica posee el 50% y el 50% es el propietario puede ser relevante para la asignación de los ingresos obtenidos de la comercialización de la propiedad intelectual, pero no le dice nada útil a nivel práctico de fabricación del producto.