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El tema de las Patentes y las empresas Chinas En el presente artículo discutiremos la pertinencia de los temas referentes a patentes con las empresas chinas, los intersticios legales y el proceso cuando se trata de los contratos de fabricación y desarrollo de productos. EBN, una publicación en línea orientada a suministrar profesionales, recientemente publicó un artículo llamado Por qué lucha la patente de Apple Con Baili debe servir como una llamada de atención? Aunque la pieza es bien intencionada, y su tesis genérica (que las empresas occidentales necesitan hacer más para proteger su propiedad intelectual en China) es correcta, muchos de los detalles son engañosas o de plano erróneos. Supongo que el título debería haber sido un inicio del partido. La lucha de patentes de Apple con Baili sólo debe servir como una llamada de atención para las empresas que han estado dormidas durante la última década. No es ninguna novedad que los registrantes chinos (soy parco en el uso de la palabra "empresarios" para describir a los ocupantes ilegales de marcas comerciales) han conseguido lo mejor de las compañías occidentales desde hace bastante tiempo. El resto del artículo desarrolla una tesis errónea: que las marcas registradas, derechos de autor y las patentes están registradas únicamente en una base del primero en registrar. Marcas comerciales. Por marcas, esta tesis es en gran medida correcta. China es de hecho una empresa first-to-file” de países, y muchas empresas chinas han registrado marcas que "pertenecen" a las empresas occidentales. Derechos de Autor. Respecto a los derechos de autor, esta afirmación es completamente incorrecta. China no es un país de primer solicitante. Como signatario de la Convención de Berna, China reconoce los derechos de autor de todos los demás países de la Convención 171, que cubre la mayor parte del mundo. En China no exigen un registro oficial (aunque es siempre una buena idea para demostrar la propiedad). Y simplemente no es cierto que un empresario chino al azar podría registrar "su" derecho de autor. La única salvedad es que el Centro de Protección de Derechos de Autor de China no revisa sustantivamente las solicitudes de derechos de autor en el momento de la inscripción, por lo que cualquiera podría registrar "su" derecho de autor. Un estudiante universitario en Guilin podría registrar un derecho de autor para Ghostbusters mañana, pero el propietario real de los derechos de autor (presumiblemente Columbia Pictures) podría invalidar fácilmente ese registro al mostrar prueba de propiedad. Patentes. Para las patentes, esta afirmación es correcta, pero engañosa. A pesar de que China (como los EE.UU.) es un país first-to-file”, también es signatario del Convenio de París y tiene un requisito de novedad absoluta. Si una invención se ha comercializado, vendido o de otro modo conocido por el público en cualquier parte del mundo, ya no puede ser patentada en China. Así que la idea de que una empresa china podría tener un montón de productos norteamericanos existentes y registrar patentes válidas para ellos en China es falsa. Pero a este punto, es necesario ofrecer algunas advertencias a lo anterior. En primer lugar, las patentes de diseño y patentes de modelo de utilidad no se someten a un examen de fondo en el momento de la inscripción en China, por lo que es posible que casi cualquier cosa sea susceptible de ser registrada. Pero en teoría, una patente espuria no sobrevivirá un reto de investigación de invalidez. En segundo lugar, no se necesitaría mucho para alterar un diseño existente para que sea lo suficientemente original para sobrevivir a un desafío de investigación de invalidez. En tercer lugar, sólo porque una ley es clara no significa que vaya a ser aplicada correctamente. La solución no es quejarse de que las empresas chinas están tomando ventaja injusta de los empresarios del resto del mundo; la solución es actuar como un jugador racional y proteger tu propiedad intelectual. Eso significa tener acuerdos adecuados con tus fabricantes y tomar la iniciativa mediante la presentación de patentes antes de tener cualquier cosa fabricada. Por eso es menester conocer cómo se manejan las empresas chinas de acuerdo a los tres tipos fundamentales de actividades de fabricación utilizados en China: fabricación de equipos originales (FEO), contrato de fabricación (CF), y el diseño original de fabricación (DOF). Los contratos de fabricación en China: Un acuerdo original de fabricación y desarrollo que funciona. En este punto, nos centramos en la propiedad intelectual (PI) que rodea quién posee qué en una disposición DOF (Diseño Original de Fabricación) y en la necesidad de que la propiedad quede clara antes de cualquier relación entre el exterior (por lo general de América, Europa o Australia) el comprador y la empresa de fábrica china comienza. La cuestión técnica de porcentaje de participación es de vital importancia para nuestros clientes, ya que determina la respuesta a una segunda pregunta, a menudo aún más importante: si tú como el comprador extranjero decides o necesitas mover tu producción a una fábrica diferente, se puede hacer eso? Sí o no? Si eres el propietario del 100% de la propiedad intelectual, se puede mover. Y si tienes un contrato que lo deja bien claro y penaliza a tu fábrica existente para no permitir que los haga sin problemas, es casi seguro que será capaz de hacerlo sin incidentes. Sin embargo, si tu fábrica de China posee parte o la totalidad del período de investigación, entonces no serás capaz de cambiar tu producción a una nueva fábrica sin algún tipo de licencia o permiso de la fábrica. Este es un problema que necesitas resolver desde el principio, y no se debe suponer que ya sabes lo que dirá la fábrica. A menudo, la respuesta de la fábrica de China es bastante sorprendente al comprador extranjero. Así, la posición más común adoptada por las fábricas chinas es la siguiente: El cliente extranjero posee el diseño exterior (patente de diseño) para el producto. El cliente posee sus marcas y logotipos. La fábrica china posee la propiedad intelectual principal correspondiente al producto. La fábrica china se compromete a fabricar el producto para el cliente de forma exclusiva. Sin embargo, el fabricante es libre de seguir haciendo uso del núcleo de su propiedad intelectual, incluyendo cualquier "nuevo trabajo" desarrollado como parte del proceso de diseño del producto, en la fabricación de sí mismo y en la fabricación de productos para otros clientes. Esto incluye los productos de fabricación de las fábricas chinas que competirán directamente con el producto del comprador extranjero. La única limitación en la fábrica china es que no puede emplear tu PI para la fabricación de un producto que utiliza el diseño exterior, marca o logotipo del cliente extranjero. El cliente extranjero no puede tomar el producto y lo ha hecho por cualquier otra fábrica. Es decir, el cliente se ha quedado atascado con la fábrica de China, no importa lo que pase. Supón que la fábrica adopta el enfoque "no puedes ir en cualquier otro lugar". A continuación, tendrás que considerar cuestiones críticas que surgirán en la etapa de producción. En concreto, se tendrá que considerar lo que sucederá en las siguientes situaciones comunes: La fábrica china aumenta su precio a un nivel inaceptable. La fábrica china no puede cumplir con tu cantidad o el tiempo de los requisitos de entrega. La calidad del producto no es aceptable. Hay demasiados defectos consistentemente. La fábrica china simplemente decide dejar de fabricar. Esto puede ser debido a que simplemente decide dejarte, o esto puede ser debido a que decide fabricar un producto similar para sí o para una empresa más grande que puede generar órdenes más grandes y más consistentes. Todo lo anterior sucede todo el tiempo cuando se trabaja con las fábricas chinas en China en la configuración de DOF y CF. En esa configuración, el remedio es irse a otra fábrica. La alternativa a irse es detectar qué mantiene la fábrica china bajo control. Consideremos ahora la situación en la que no puedes mover tu producción a una fábrica china diferente. Obviamente, esto te pone en una situación muy difícil. Estás a merced de la fábrica. Esta es una situación que debes evitar. La norma internacional estándar para tratar con estos problemas de fabricación de propiedad intelectual es la siguiente: La fábrica es requerida para hacer el producto durante el tiempo que estás interesado en el producto. Si la fábrica determina por sí misma dejar de hacer el producto, entonces, la fábrica debe proporcionarte una licencia libre de regalías para la tecnología con el único propósito de que puedas fabricar el producto en una fábrica diferente. Si la fábrica quiere evitar este resultado, la solución es simple: debe seguir para fabricando el producto para el comprador extranjero. La fábrica se restringe en un precio específico durante un período determinado. Suponiendo que el arreglo de la producción sea a largo plazo, es probable que haya razones válidas para subir o bajar el precio. Por ejemplo, la fluctuación del tipo de cambio puede ser una buena razón para ir en cualquier dirección con el precio. Para prever los cambios de precios razonables, tu contrato debe prever un mecanismo de ajuste de precios anuales. Este mecanismo puede ser desde un simple índice para el IPC a una compleja fórmula que toma en cuenta múltiples factores. Existen dos mecanismos principales para tratar la cuestión de cantidad / tiempo. El primero es el desarrollo de un programa de producción que una a ambas partes. La segunda es la de prever la situación cuando la fábrica no sea capaz de cumplir con los requisitos del comprador extranjero, al exigir contractualmente a la fábrica para la producción de licencia en un lugar alternativo, pero sólo en las cantidades necesarias para satisfacer los requisitos de exceso. La fabricación por contrato debe prever la situación en que la fábrica viola sistemáticamente las normas de calidad dándole al comprador extranjero el derecho a terminar el contrato por incumplimiento de fabricación. El comprador extranjero puede tener otras razones para terminar el contrato por incumplimiento por parte de la fábrica. Tu contrato debe indicar que si se termina debido a un incumplimiento por parte de la fábrica, la fábrica de licencias automáticamente autoriza la fabricación de tu producto en una fábrica diferente. Algunas fábricas chinas reclamarán esta norma permite que en caso de incumplimiento de mala fe simplemente con el fin de mover a una nueva fábrica. Si esto es una preocupación genuina, el acuerdo debería proporcionar un método de arbitraje centrado exclusivamente en este tema. A pesar de que las disposiciones anteriores son justas y estándar en el negocio internacional de diseño y fabricación a medida, nos encontramos con que muchos fabricantes chinos ya sea niegan a discutir estos asuntos o se niegan a aceptar una solución razonable. La fábrica china sabe que su cliente se estancará y allí es exactamente donde quiere su comprador extranjero que esté. Pincharse con una fábrica que se comporta irracionalmente es una experiencia muy desagradable. Deberás considerar cuidadosamente si deseas continuar en ese tipo de situación. No querrás ser emboscado por estos temas críticos después de haber gastado mucho tiempo y dinero en el desarrollo de un producto con una fábrica que entonces te tendrá como un rehén en la etapa de producción. Necesitarás tener claridad sobre estas cuestiones de diseño y fabricación y la fijación de precios y de producción y de propiedad intelectual desde el principio; Esto significa que necesitas un acuerdo DOF que establezca la forma en que se resolverán.